Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych / udzielenie licencji

DLACZEGO WARTO PAMIĘTAĆ O JEGO WYODRĘBNIENIU? Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j.) (dalej „pr.aut.”) jeżeli z umowy nie wynika, że przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji nastąpiło nieodpłatnie, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia. Niewątpliwie, strony mogą zawrzeć umowę, zgodnie z którą wynagrodzenie twórcy będzie wyłączone, powyższe musi jednak wprost […]

DLACZEGO WARTO PAMIĘTAĆ O JEGO WYODRĘBNIENIU?

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j.) (dalej „pr.aut.”) jeżeli z umowy nie wynika, że przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji nastąpiło nieodpłatnie, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia. Niewątpliwie, strony mogą zawrzeć umowę, zgodnie z którą wynagrodzenie twórcy będzie wyłączone, powyższe musi jednak wprost „wynikać” z umowy. W braku takiego zastrzeżenia przyjmuje się zasadę domniemania odpłatności umów prawa autorskiego.

Jak w umowie określić wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych/udzielenie licencji?

W praktyce spotyka się najczęściej następujące modele/systemy wynagrodzeń:

  1. wynagrodzenie ryczałtowe – wysokość wynagrodzenia określa się kwotowo, niezależnie od pozostałych okoliczności. W modelu tym można określić osobne wynagrodzenie za każde pole eksploatacji bądź wskazać jedną kwotę za wszystkie pola eksploatacji. Wynagrodzenie to nie jest zależne od przyszłych zysków, które osiągnie podmiot z nich korzystający;
  2. wynagrodzenie procentowe – wysokość wynagrodzenia zależna jest od wysokości wpływów z korzystania z utworu (art. 47 pr. aut.) lub od ceny sprzedaży egzemplarza utworu (art. 48 pr. aut.). Może być określone według stałej lub zmieniającej się stawki procentowej. Jest to model warty zastosowania gdy w momencie zawierania umowy precyzyjne określenie wysokości wynagrodzenia jest niemożliwe. Przy takim modelu twórca ma prawo do otrzymania informacji i wglądu do dokumentacji dotyczącej wpływów;
  3. system mieszany – w którym występują elementy systemu ryczałtowego i procentowego, np. pierwsza część wynagrodzenia może być płatna przy zawieraniu umowy, a dalsza część będzie zależna od wpływów.

Należy przy tym pamiętać, że w przypadku rażącej dysproporcji pomiędzy wynagrodzeniem przyznanym twórcy a korzyściami, jakie osiągnął nabywca majątkowych praw autorskich bądź licencjobiorca, możliwe będzie sądowne podwyższenie wynagrodzenia należnego twórcy. W ostatnich latach najgłośniejszą sprawą dotyczącą ww. dysproporcji był spór na linii Andrzej Sapkowski vs. CD Projekt S.A. (dalej „CD Projekt”). Twórca „Wiedźmina” przeniósł na CD Projekt prawa do utworu za wynagrodzeniem ryczałtowym, nie spodziewając się większego sukcesu, a tym samym zysków finansowych z ww. projektu. W rzeczywistości jednak gra „Wiedźmin” okazała się być jedną z najlepszych gier na ówczesnym rynku gier komputerowych, a CD Projekt odnotował ogromne zyski z jej sprzedaży. Andrzej Sapkowski wystąpił więc o dodatkowe wynagrodzenie z tytułu niedoszacowania udostępnionych przez niego praw autorskich do „Wiedźmina”. Z publicznie dostępnego wezwania do zapłaty wynika, że wezwanie to opiewało na kwotę co najmniej 60 milionów złotych. Po wielu miesiącach negocjacji, obydwie strony poinformowały o zawarciu porozumienia w powyższym zakresie.

Gdyby jednak nie doszło do porozumienia, to Andrzejowi Sapkowskiemu przysługiwałoby roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia przez sąd zgodnie z art. 44 pr.aut.

Co zrobić jednak w sytuacji gdy umowa nie przewiduje osobnego wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych/udzielenie licencji?

Wbrew pozorom taka sytuacja zdarza się bardzo często. W przypadku umów o dzieło czy umów sprzedaży, w których dochodzi do przeniesienia autorskich praw majątkowych strony rzadko dokonują wyodrębnienia kwoty wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich od ceny sprzedaży bądź wynagrodzenia za samo wykonanie dzieła.

Dobry przykładem, spotykanym najczęściej w praktyce prowadzonej przez nas działalności, jest kwestia dokumentacji projektowej. W umowach, architekci bardzo często określają wynagrodzenie z tytułu stworzenia dokumentacji projektowej, nie wyodrębniając wynagrodzenia z tytułu przeniesienia praw autorskich do tej dokumentacji i (i) stosując ogólną klauzulę, zgodnie z którą przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje „w ramach określonego umową wynagrodzenia” lub też (ii) nie zawierając w ogóle w umowie żadnych postanowień odnoszących się do przejścia autorskich praw majątkowych do utworu.

Dlaczego istotne jest wyodrębnienie wynagrodzenia z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych?

Otóż, po pierwsze, powyższe ma znaczenie ze względów podatkowych. Na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2020.1426 t.j.) z tytułu rozporządzania przez twórcę prawami autorskimi przysługuje mu możliwość odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu – stąd też konieczne jest rozróżnienie wynagrodzenia na część związaną z wykonywaniem określonych umową obowiązków/stworzeniem dzieła i część określającą wynagrodzenie, związaną z korzystaniem z praw autorskich za eksploatację dzieła w określony sposób i na określonym polu eksploatacji.

Po drugie, mówi się, że „umowę zawiera się na złe czasy” – i coś w tym jest. W przypadku sporu pomiędzy stronami i naruszenia autorskich praw majątkowych, twórcy zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt. 3) pr. aut. przysługuje m.in. roszczenie o naprawienie wyrządzonej szkody:

  1. na zasadach ogólnych – w takim przypadku należy udowodnić m.in. szkodę majątkową. Udowodnienie wysokości szkody w procesie jest jednym z największych wyzwań procesowych i może być w rzeczywistości trudne do wykazania

    lub

  2. poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu – w tym miejscu wskazujemy, że wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 23.06.2015 r., SK 32/14 TK uznał roszczenie o zapłatę trzykrotności wynagrodzenia (art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b pr.aut.) za niezgodne z Konstytucją RP. W aktualnym stanie prawnym zasadą jest więc możliwość domagania się przez uprawnionego zasądzenia dwukrotności stosownego wynagrodzenia.

W większości przypadków korzystniejsze dla uprawnionego będzie dochodzenie dwukrotności stosownego wynagrodzenia niż odszkodowania na zasadach ogólnych (i to zarówno z uwagi na wysokość roszczeń, jak i przesłanki, które będą musiały być udowodnione w toku procesu). Udowadnianie szkody na zasadach ogólnych wydaje się właściwe w sytuacji, gdy poniesiona szkoda przewyższa dwukrotność stosownego wynagrodzenia oraz gdy z uwagi na specyfikę naruszenia istnieją możliwości dowodowe służące wykazaniu konkretnej wysokości szkody, a wykazanie pozostałych przesłanek nie stanowi większego problemu.

Czym zatem jest stosowne wynagrodzenie i jak je określić?

Zgodnie z orzecznictwem stosowne wynagrodzenie, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b pr.aut. to takie wynagrodzenie, jakie otrzymałby uprawniony w chwili dochodzenia odszkodowania (tj. według stanu rzeczy istniejącego w chwili zamknięcia rozprawy), gdyby osoba, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, zawarła z nim umowę o korzystanie z tych praw w zakresie dokonanego naruszenia. (por. m.in. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 2004 r., II CK 90/03, OSNC 2005/4/66, z dnia 29 listopada 2006 r., II CSK 245/06, LEX nr 233063, z dnia 13 grudnia 2007 r., I CSK 321/07, LEX nr 527138, z dnia 25 listopada 2009 r., II CSK 259/09, LEX nr 551105, z dnia 8 lutego 2012 r., V CSK 56/11, LEX nr 1213424). Wynagrodzenia tego, mającego charakter odszkodowawczy, nie można przede wszystkim utożsamiać z wynagrodzeniem należnym twórcy za stworzenie utworu, w tym poniesionymi przez niego kosztami wykonania dzieła (por. m.in. por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2009 r., II CSK 259/09, LEX nr 551105, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 października 2019 r., VII Aga 1571/18).

Tym samym – chodzi więc o wycenę jedynie kwestii przeniesienia praw majątkowych/udzielenia licencji. Powyższe winno być dokonane z uwzględnieniem specyfiki pola eksploatacji, na którym doszło do naruszenia i charakteru tych naruszeń, m.in. ich zakresu oraz innych czynników jak np. komercyjny lub niekomercyjny sposób korzystania, utrata atrakcyjności, zasięg terytorialny czy liczba aktów eksploatacji. Oznacza to, że wynagrodzenie to może być różne w zależności od sposobu i charakteru korzystania z utworu.

Jak to zrobić?

Otóż:

  1. opłaty stosowane przez twórcę – punktem wyjścia powinna być tu praktyka stosowana przez twórcę. Można np. odwołać się do stawek wynagrodzenia stosowanych przez twórcę w zawieranych, podobnych umowach;
  2. stawki rynkowe – jeżeli odwołanie się do własnej praktyki nie jest możliwe – innym rozwiązaniem jest zrobienie rozeznania na rynku i wzięcie pod uwagę stawek stosowanych w obrocie, z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji twórcy (np. debiutant, twórca z dorobkiem, niszowy twórca czy artysta tworzący globalnie). Trzeba przy tym mieć pełną świadomość tego, że w przypadku praw autorskich, bardzo trudno jest mówić o cenach rynkowych. Innymi słowy rynkowe stawki powinny pełnić funkcję korygującą (wskazującą pewne widełki stosowane w analogicznych transakcjach);
  3. stawki stosowane przez organizacje zbiorowego zarządzania – możliwe jest odwołanie się do tych stawek, ale dopuszczalne jest to tylko wówczas, gdy po pierwsze, można uznać, że jest to stawka rynkowa, tj. nie odbiega od stawek powszechnie stosowanych przez inne organizacje na danym polu i po drugie, odpowiada zasadom wskazanym w art. 110 pr.aut. Należy podkreślić, że okoliczności te winien udowodnić powód (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 maja 2018 r., I ACa 169/16) (art. 110 pr.aut. uchylony ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi; przed uchyleniem stanowił, że wysokość wynagrodzeń dochodzonych w zakresie zbiorowego zarządzania przez organizacje zbiorowego zarządzania powinna uwzględniać wysokość wpływów osiąganych z korzystania z utworów i przedmiotów praw pokrewnych, a także charakter i zakres korzystania z tych utworów i przedmiotów praw pokrewnych);
  4. opinia biegłego – w przypadku sporu sądowego możliwe jest również powołanie biegłego celem określenia ww. stosownego wynagrodzenia, co często w praktyce jawi się jako niezbędne, w sytuacji gdy do ustalenia stosownego wynagrodzenia, nie były wystarczające wiedza powszechna i zasady doświadczenia zawodowego czy życiowego – wówczas wymagane są wiadomości specjalne;
  5. art. 322 k.p.c. – zgodnie z tym przepisem jeżeli w sprawie o naprawienie szkody, o dochody sąd uzna, że ścisłe udowodnienie wysokości żądania jest niemożliwe, nader utrudnione lub oczywiście niecelowe, może w wyroku zasądzić odpowiednią sumę według swej oceny opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy. Aby zastosowywać ww. przepis należy jednak w pierwszej kolejności podjąć próbę udowodnienia wysokości ww. wynagrodzenia, a dopiero potem wykazywać, że ścisłe udowodnienie wysokości żądania jest niemożliwe lub nader utrudnione.

PODSUMOWUJĄC, aby uniknąć wątpliwości związanych z ustaleniem stosownego wynagrodzenia z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych/udzielenia licencji do utworu – należy w zawieranych umowach wskazać część wynagrodzenia przysługującą za przeniesienie majątkowych praw autorskich/udzielenie licencji, wyodrębniając ją od części wynagrodzenia z tytułu realizacji innych zobowiązań wynikających z umowy.

 

 Autor: Katarzyna Adamczak – adwokat